특허 출원 후 의견제출통지서를 받았다면 아직 거절이 확정된 것은 아닙니다. 지정된 기간 안에 의견서로 심사관의 판단을 반박하거나, 보정서로 청구범위를 고쳐 거절이유를 해소하면 등록으로 이어질 수 있습니다. 핵심은 거절이유의 유형을 정확히 파악하고, 최초 명세서의 범위 안에서 대응 전략을 세우는 것입니다.
의견제출통지서는 무엇이고 왜 받게 되나요?
특허청은 심사 결과 출원 발명에 거절이유가 있다고 판단하면 곧바로 거절결정을 내리지 않고, 출원인에게 거절이유를 알리고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 줍니다. 이 문서가 의견제출통지서입니다. 실무에서는 첫 심사에서 의견제출통지서를 받는 경우가 흔하므로, 통지를 받았다는 사실만으로 권리화 가능성이 낮다고 단정할 필요는 없습니다.
통지서에는 거절이유가 된 법적 근거, 심사관이 인용한 선행기술 문헌, 문제가 된 청구항 번호가 적혀 있습니다. 대응의 출발점은 이 세 가지를 청구항별로 대조해 정리하는 일입니다. 어떤 청구항이 어떤 문헌 때문에 어떤 이유로 거절되었는지 표로 정리해 두면 이후 의견서 작성과 보정 방향을 정하기가 훨씬 수월합니다.
통지서는 일반 의견제출통지와 최후 의견제출통지로 구분됩니다. 최후 의견제출통지는 앞선 보정으로 새로 생긴 거절이유만을 알리는 경우에 해당하며, 이 단계에서는 보정할 수 있는 범위가 좁아지므로 통지서 상단의 구분을 반드시 먼저 확인해야 합니다.
대응 기한은 언제까지이고 연장할 수 있나요?
의견서 제출기간은 통지서에 적힌 지정기간으로 정해지며, 통상 2개월 안팎으로 부여됩니다. 특허청은 출원인의 신청에 따라 지정기간 연장을 허용하고 있으므로, 선행기술 분석이나 추가 실험 자료 준비에 시간이 더 필요하면 기간이 끝나기 전에 연장 신청을 하는 것이 안전합니다. 연장 가능한 횟수와 수수료는 특허청 안내 기준에 따라 달라질 수 있으므로 신청 시점에 확인해야 합니다.
기한 관리에서 주의할 점은 다음과 같습니다.
- 통지서 발송일이 아니라 통지서에 기재된 제출기한을 기준으로 일정을 잡습니다.
- 내부 검토, 발명자 확인, 대리인 검토 기간을 역산하여 최소 2주 이상의 여유를 둡니다.
- 기간 안에 아무런 대응을 하지 않으면 통지된 거절이유가 그대로 유지되어 거절결정으로 이어질 가능성이 높습니다.
의견서와 보정서 중 무엇으로 대응해야 하나요?
의견서는 심사관의 판단이 틀렸다고 논리로 다투는 문서이고, 보정서는 명세서나 청구범위를 고쳐 거절이유 자체를 없애는 문서입니다. 두 가지를 함께 제출하는 경우가 가장 많습니다. 특허법상 보정은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서만 할 수 있으며, 새로운 내용을 추가하는 이른바 신규사항 추가는 허용되지 않습니다. 따라서 보정 방향은 최초 명세서에 이미 적혀 있는 실시예와 구성에서 찾아야 합니다.
| 대응 방식 | 적합한 상황 | 장점 | 유의점 |
|---|---|---|---|
| 의견서만 제출 | 심사관이 인용문헌을 잘못 해석했거나 차이점이 명확한 경우 | 권리범위를 그대로 유지할 수 있음 | 설득에 실패하면 거절결정으로 이어질 수 있음 |
| 보정서만 제출 | 기재불비처럼 표현을 고치면 해소되는 경우 | 절차가 간단하고 빠름 | 보정 이유를 설명하지 않으면 심사관이 의도를 오해할 수 있음 |
| 의견서와 보정서 동시 제출 | 신규성·진보성 거절로 청구범위를 좁혀야 하는 경우 | 등록 가능성을 가장 높일 수 있음 | 권리범위가 줄어들므로 사업상 필요한 범위를 먼저 정해야 함 |
| 심사관 면담 병행 | 쟁점이 복잡해 서면만으로 설명이 어려운 경우 | 심사관의 판단 근거를 직접 확인할 수 있음 | 면담 내용은 의견서로 다시 정리해 제출해야 함 |
특허청은 출원인이나 대리인이 심사관과 직접 쟁점을 논의할 수 있는 심사관 면담 제도를 운영하고 있습니다. 보정안을 미리 보여 주고 거절이유 해소 여부에 대한 의견을 듣는 방식으로 활용하면 불필요한 재통지를 줄이는 데 도움이 됩니다.
거절이유 유형별로 어떻게 반박해야 하나요?
신규성 거절
신규성 거절은 인용문헌 하나에 청구항의 구성요소가 모두 기재되어 있다는 판단입니다. 청구항을 구성요소 단위로 쪼개 인용문헌과 하나씩 대조하고, 인용문헌에 없는 구성이 하나라도 있다면 그 점을 구체적인 문단 번호와 함께 제시합니다. 차이가 없다면 최초 명세서에 있는 한정 구성을 청구항에 추가하는 보정이 필요합니다.
진보성 거절
특허청의 특허·실용신안 심사기준은 진보성을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지를 기준으로 판단하도록 정하고 있습니다. 반박할 때는 다음 순서로 논리를 세우는 것이 효과적입니다.
- 본 발명과 주 인용문헌의 차이점을 특정합니다.
- 보조 인용문헌을 결합할 동기나 암시가 실제로 존재하는지 검토합니다.
- 결합하더라도 본 발명의 구성에 이르지 못하는 이유를 설명합니다.
- 명세서에 기재된 효과가 선행기술보다 이질적이거나 현저하다는 점을 실험 데이터로 뒷받침합니다.
기재불비 거절
청구항이 명확하지 않거나 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 거절입니다. 불명확한 용어를 명세서에 정의된 표현으로 바꾸거나, 상대적 표현을 구체적 수치·구조로 대체하는 보정으로 대부분 해소할 수 있습니다.
그래도 거절결정이 나오면 어떤 선택지가 있나요?
의견서와 보정서를 제출했는데도 거절결정을 받았다면 두 가지 경로가 있습니다. 첫째는 재심사 청구로, 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 명세서 등을 보정하면서 다시 심사를 받는 방법입니다. 보정으로 해결할 여지가 남아 있을 때 비용과 시간 면에서 유리합니다.
둘째는 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구하는 방법입니다. 심사관의 판단 자체가 잘못되었다고 보는 경우에 선택하며, 심판에서도 결론이 나지 않으면 특허법원에 소를 제기할 수 있습니다. 어느 경로를 택하든 원 출원에서 다투지 않을 발명이 명세서에 남아 있다면 분할출원 가능 기간을 함께 확인해 별도 권리로 확보하는 방안을 검토하는 것이 좋습니다.
선택 기준은 다음과 같이 정리할 수 있습니다.
- 청구범위를 좁혀도 사업상 의미가 있다면 재심사 청구를 우선 검토합니다.
- 권리범위를 줄일 수 없고 심사관의 법리 해석에 다툼이 있다면 불복심판을 검토합니다.
- 핵심 제품을 보호하는 일부 청구항만이라도 먼저 등록받아야 한다면 분할출원을 병행합니다.
자주 묻는 질문
의견제출통지서를 받으면 반드시 변리사에게 맡겨야 합니까?
법적으로는 출원인이 직접 의견서와 보정서를 제출할 수 있습니다. 다만 진보성 다툼이나 청구범위 재설계는 권리범위에 직접 영향을 미치므로, 사업상 중요한 특허라면 전문가 검토를 받는 것이 안전합니다.
보정할 때 새로운 실험 결과를 명세서에 추가할 수 있습니까?
최초 명세서에 없던 내용을 명세서에 추가하는 것은 신규사항 추가에 해당하여 허용되지 않습니다. 다만 효과를 입증하기 위한 실험 자료는 명세서가 아닌 의견서의 참고자료로 제출하여 심사관의 판단을 돕는 데 활용할 수 있습니다.
일부 청구항만 거절이유가 있으면 어떻게 해야 하나요?
거절이유가 있는 청구항을 삭제하거나 보정하면 나머지 청구항으로 등록을 받을 수 있습니다. 해당 청구항이 사업상 중요하다면 삭제 대신 분할출원으로 따로 다투는 방안을 함께 검토하는 것이 좋습니다.