논문, 학회 발표, 전시회, 크라우드펀딩 페이지 등으로 발명을 먼저 공개했더라도 국내에서는 공개일로부터 12개월 안에 출원하고 공지예외 주장 절차를 지키면 특허를 받을 길이 남아 있습니다. 다만 이 제도는 출원일을 앞당겨 주는 것이 아니라 본인의 공개만 선행기술에서 빼 주는 장치입니다. 또한 해외 출원 계획이 있다면 국가별 기준이 크게 다르므로 공개 사실을 알게 된 즉시 출원 일정을 정하는 것이 가장 안전합니다.
먼저 공개한 발명은 왜 특허를 받기 어려워집니까?
특허를 받으려면 발명이 출원 시점에 새로워야 합니다. 특허청은 특허 요건을 안내하면서, 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명은 신규성이 없다고 설명합니다. 또한 특허법 제29조 제1항은 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있게 된 발명도 신규성이 없는 발명으로 정하고 있습니다. 여기서 중요한 점은 공개한 사람이 발명자 본인이어도 원칙적으로 똑같이 취급된다는 것입니다.
실무에서 신규성 상실이 자주 일어나는 경로는 다음과 같습니다.
- 학위논문, 학술지 논문, 학회 포스터 발표
- 전시회·박람회 출품과 시연, 제품 카탈로그 배포
- 크라우드펀딩, 블로그, 영상 플랫폼, 보도자료 등 온라인 게시
- 비밀유지 약정 없이 진행한 투자 설명회나 납품 전 시제품 제공
공개된 자료는 신규성뿐 아니라 진보성 판단에서도 선행기술로 쓰입니다. 따라서 공개 내용과 조금 다르게 고쳐 출원하더라도 그 공개 자료 때문에 거절될 위험이 남습니다.
공지예외 주장은 어떤 요건과 절차로 진행합니까?
특허청은 발명자가 스스로 공개했거나 자신의 의사에 반하여 공개된 경우, 그 공개일로부터 12개월 이내에 출원하면 해당 공개로 신규성과 진보성이 부정되지 않도록 하는 공지예외 주장 제도를 운영하고 있습니다. 이 제도를 적용받으려면 기간과 서류 요건을 함께 충족해야 합니다.
- 공개일 확정: 여러 번 공개했다면 가장 이른 공개일을 기준으로 기한을 계산합니다. 온라인 게시물은 최초 게시 일시를 확인할 수 있는 화면을 보관합니다.
- 출원서에 취지 기재: 출원할 때 공지예외를 주장한다는 취지를 출원서에 적습니다.
- 증명서류 제출: 공개 사실과 공개일, 공개 주체를 확인할 수 있는 자료를 출원일부터 정해진 기간 안에 제출합니다. 특허법 제30조 제2항에 따라 이 기간은 출원일부터 30일입니다.
- 누락 시 보완: 출원 시 주장을 빠뜨렸더라도 특허청은 보완수수료를 내고 정해진 기간 안에 주장 취지와 증명서류를 제출할 수 있는 보완 제도를 두고 있습니다. 보완이 가능한 시기는 법령으로 제한되므로 누락을 발견하면 바로 확인해야 합니다.
공개가 여러 건이라면 각 공개마다 증명이 필요합니다. 공개 자료 중 하나라도 빠뜨리면 그 자료가 선행기술로 인용될 수 있습니다.
12개월 안에 출원하면 모든 위험이 사라집니까?
그렇지 않습니다. 공지예외는 본인의 공개만 선행기술에서 빼 주는 제도이며, 출원일 자체는 실제로 출원한 날로 유지됩니다. 이 때문에 다음과 같은 위험이 남습니다.
- 제3자의 선출원: 공개 내용을 본 경쟁자가 개량 발명을 먼저 출원하면, 선출원 원칙에 따라 그 출원이 먼저 인정될 수 있습니다.
- 제3자의 독자 공개: 다른 사람이 독자적으로 비슷한 기술을 공개하면 그 자료는 공지예외 대상이 아니므로 선행기술로 쓰입니다.
- 공개 범위와 청구범위의 차이: 공개하지 않은 개량 사항을 출원에 추가하면 그 부분은 공개 자료와 비교해 진보성을 따로 판단받습니다.
결국 공지예외는 구제 수단일 뿐 출원 전략을 대신하지 않습니다. 공개 후 출원까지의 기간을 최대한 줄이는 것이 실질적인 방어 방법입니다.
해외 출원을 생각한다면 국가별로 무엇이 다릅니까?
신규성 유예 기간과 인정 범위는 나라마다 다릅니다. 세계지식재산기구가 운영하는 PCT 국제출원을 이용하더라도, 사전 공개를 유예해 줄지는 결국 각 지정국의 국내법에 따라 판단됩니다. 국내에서 공지예외를 받았다고 해외에서도 같은 효과가 생기지는 않습니다.
| 구분 | 사전 공개 유예의 일반적 범위 | 실무상 유의점 |
|---|---|---|
| 한국 | 본인 공개 또는 의사에 반한 공개 후 12개월 이내 출원 | 출원 시 취지 기재, 증명서류 기한 준수, 누락 시 보완 제도 확인 |
| 미국 | 발명자 또는 공동발명자의 공개 후 1년 이내 출원 | 미국 특허상표청 기준에 따라 공개 경위를 소명할 자료를 준비 |
| 유럽(유럽특허) | 일반적 유예 없음. 유럽특허협약 제55조에 따라 명백한 남용이나 공인된 국제박람회 전시로 인한 공개 후 6개월 이내에 출원한 경우만 인정 | 논문·온라인 공개가 먼저 있었다면 사실상 신규성을 잃었다고 보고 대응 |
| 그 밖의 국가 | 국가별로 기간과 대상 행위가 다름 | 진출 예정 국가마다 현지 대리인을 통해 개별 확인 |
유럽특허협약은 출원 전 공개를 원칙적으로 선행기술로 보며, 제55조에서 출원인에 대한 명백한 남용이나 공인된 국제박람회 전시로 인한 공개에 한해, 그 공개 후 6개월 이내에 출원한 경우에만 예외를 인정합니다. 유럽 시장이 중요하다면 공개 전에 출원을 끝내는 것이 사실상 유일한 대안입니다.
공개 전후로 무엇을 점검하면 됩니까?
공개 일정이 잡혀 있는 연구실이나 스타트업이라면 다음 순서로 점검하는 것이 좋습니다.
- 공개 전: 발표 자료의 핵심 구성과 효과를 정리해 출원을 먼저 할 수 있는지 검토합니다. 일정이 촉박하면 명세서 요건을 갖춘 간이 출원으로 출원일을 확보한 뒤 우선권 주장 출원으로 보완하는 방법을 검토합니다.
- 공개 직후: 공개일, 공개 매체, 공개 내용 사본을 한 폴더에 모으고 12개월 기한을 일정표에 등록합니다.
- 출원 시: 모든 공개 건을 목록으로 만들어 공지예외 주장에 빠짐없이 반영합니다.
- 해외 계획 확인: 유럽 등 유예가 좁은 국가가 포함되어 있다면 국내 공지예외에 기대지 말고 공개 계획 자체를 조정합니다.
투자 설명회나 협력사 미팅처럼 공개 범위를 조절할 수 있는 자리라면, 비밀유지 약정을 맺어 공개 자체를 막는 것이 사후 구제보다 확실합니다.
자주 묻는 질문
학위논문이 도서관에 등록된 날과 심사 발표일이 다르면 어느 날을 기준으로 해야 합니까?
공지예외 기한은 발명이 처음 공중에 알려질 수 있게 된 날부터 계산하므로, 둘 중 더 이른 공개일을 기준으로 잡는 것이 안전합니다. 심사 발표가 공개된 자리였는지 불분명하다면 그 날짜를 기준으로 기한을 계산해 두는 편이 위험을 줄입니다.
출원할 때 공지예외 주장을 빠뜨렸다면 이미 늦은 것입니까?
반드시 늦은 것은 아닙니다. 특허청은 보완수수료를 내고 정해진 기간 안에 주장 취지와 증명서류를 제출할 수 있는 보완 제도를 두고 있습니다. 다만 보완 가능 시기가 제한되어 있으므로 누락을 발견한 즉시 대리인과 진행 단계를 확인해야 합니다.
공개한 내용보다 개량된 발명을 출원해도 공지예외가 적용됩니까?
공지예외 주장이 기간과 절차에 맞게 적법하게 이뤄졌다면 공개 자료 자체는 선행기술에서 빠지므로 그 공개로 인해 거절되지는 않습니다. 주장을 하지 않았거나 요건을 갖추지 못했다면 본인의 공개 자료도 선행기술로 쓰입니다. 또한 공개 이후 다른 사람이 공개하거나 출원한 자료가 있다면 개량 부분의 신규성과 진보성은 그 자료와 비교해 판단됩니다. 따라서 개량 사항이 생길 때마다 빠르게 추가 출원을 검토하는 것이 좋습니다.